Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji

Temat konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego z punktu widzenia własności intelektualnej i wynikającą stąd potrzebę zaplanowania sposobu podejścia do jej ochrony wraz (a nawet przed) rozpoczęciem działalności zasygnalizowałem w poście Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna).

Nie powtarzając przedstawionego tam wprowadzenia, przechodzimy od razu do etapu „wymyślania” i opracowania naszego przyszłego oznaczenia w celu jego zastrzeżenia. W niniejszym poście chciałbym skupić się na możliwości zastrzeżenia znaku towarowego z punktu widzenia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Są to przewidziane na poziomie ustawodawstwa przesłanki, które organ zajmujący się rejestrowaniem znaku towarowego bierze pod uwagę z urzędu. Są one elementem badania zgłoszenia znaku towarowego przez dany urząd patentowy (a w przypadku rejestracji znaku towarowego mogą być one podniesione jako przyczyna unieważnienia znaku towarowego).

Względne przeszkody rejestracyjne – kolizja z wcześniejszymi znakami towarowymi lub wcześniejszymi prawami

Jest to istotna różnica wobec względnych przeszkód rejestracyjnych, czyli kolizji ze znakami towarowymi i innymi wcześniejszymi prawami przysługującymi osobom trzecim. Przeciwstawienie wcześniejszych praw zgłoszonemu znakowi towarowemu odbywa się w Polsce (przed Urzędem Patentowym RP – UPRP) i w Unii Europejskiej (przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) poprzez złożenie sprzeciwu przez osobę trzecią (a po rejestracji znaku towarowego możliwy jest także wniosek o unieważnienie na tej podstawie, z pewnymi ograniczeniami). Wspominałem o tym w poście Wcześniejsze znaki towarowe i inne prawa. Sprzeciw wobec znaku towarowego i jego unieważnienie).

W przypadku zgłoszeń poza Polska i Unią Europejską warto wspomnieć, że istnieją państwa, w których urząd patentowy przeprowadza pełną procedurę badawczą. Nie tylko więc sprawdza, czy znak towarowy spełnia bezwzględne przesłanki rejestracji, ale także ustala istnienie wcześniejszych potencjalnie kolizyjnych znaków  towarowych (np. tak dzieje się w USA, a do 2016 również w Polsce).

Ocena przeszkód rejestracyjnych na określonym terytorium

Ze względu na terytorialność ochrony znaków towarowych regulacje prawne każdego państwa (terytorium) wprowadzają stosowne przesłanki uniemożliwiające lub ograniczające możliwość zastrzeżenia znaków towarowych. Przesłanki takie są badane niezależnie od trybu zgłoszenia znaku towarowego na danym terytorium (Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?).

Skupimy się tutaj na bezwzględnych przyczynach odmowy rejestracji w Polsce (UPRP) i Unii Europejskiej (EUIPO). W pozostałych państwach, zależnie od kraju w którym zgłaszany jest znak kryteria te mogą się różnić i być specyficznie określone w lokalnych ustawodawstwie.

Jako ciekawostka ograniczeń prawnych ochrony znaków towarowych – na przykład w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieje zakaz rejestracji znaków towarowych obejmujących wieprzowinę, alkohol, czy usługi klubów nocnych…

Podstawowym aktem regulującym rejestrację krajowych (polskich) znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.; dalej: „ustawa PWP”). Konkretny katalog bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji zawarty jest w jej art. 1291.

Do unijnych znaków towarowych, które są zastrzegane w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 154 z 16.6.2017; dalej: „rozporządzenie ZTUE”). Bezwzględne przeszkody rejestracyjne określone są w art. 7 rozporządzenia ZTUE.

Podstawowe powody odmowy rejestracji

Regulacje przewidziane w ustawie PWP i rozporządzeniu ZTUE są zbliżone i z tego względu można je omówić łącznie. W niniejszym artykule zajmiemy się dwoma sytuacjami, które powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności:

  1. Znaki towarowe pozbawione charakteru opisowego (znaki towarowe niedystynktywne)
  2. Opisowe znaki towarowe

Granice zastosowania powyższych podstaw odmowy rejestracji są płynne i przenikają się. Oznacza to, że bardzo często jeden znak towarowy spotyka się z kilkoma podstawami odmowy, będąc na przykład i opisowy, i niedystynktywny.

Poza tym należy wspomnieć o kategorii oznaczeń, które nie mogą być w ogóle uznane za znaki towarowe. Nie spełniają kryteriów traktowania ich jako znaki towarowe w myśl stosownych przepisów ustawy PWP lub rozporządzenia ZTUE. To sytuacja braku tzw. abstrakcyjnego zdolności odróżniającej i dotyka ona kwestii co w ogóle może być znakiem towarowym.

Poza powyższymi istnieją w ustawodawstwie inne przesłanki odmowy rejestracji, w tym dotyczące  oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami, znaków towarowych odnoszących się do symboli państwowych, dotyczących uwarunkowań technicznych lub funkcjonalnych, znaków towarowych mylących i wprowadzających w błąd, oznaczeń odnoszących się do nazw odmian roślin lub oznaczeń geograficznych i innych sytuacji.

Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego (znaki towarowe niedystynktywne). Oznaczenia nie będące znakami towarowymi

Zgodnie z art. 1291 pkt 2 ustawy PWP nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone.

Art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia ZTUE wskazuje, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

Regulacje prawne znaków towarowych wymagają, aby oznaczenie nadawało się do odróżniania w obrocie towarów, albo inaczej – posiadania odróżniającego charakteru (wymogi te nazywa się także koniecznością dysponowania przez oznaczenie dystynktywnością albo tzw. konkretną zdolnością rejestracyjną). No dobrze, co jednak w praktyce te określenia oznaczają?

Mówiąc możliwie zwięźle, chodzi o to, aby znak towarowy zapewnił identyfikację produktów nim oznaczonych w obrocie. Ta przesłanka rejestracyjna badana jest więc w kontekście określonych produktów objętych zgłoszeniem znaku towarowego, nie abstrakcyjnie. Musi więc pozwolić potencjalnemu odbiorcy na odróżnienie na rynku konkretnych produktów danego przedsiębiorcy oznaczonych tym znakiem od takich samych lub zbliżonych produktów innego przedsiębiorcy.

Czyli: jeżeli docelowy konsument nie „zauważa” danego oznaczenia, nie traktując go jako znak towarowy (a więc oznaczenie identyfikacyjne), a jako wyrażenie zachwalające, element dekoracyjny, czy informacyjny, taki znak nie będzie pozwalał na odróżnianie w obrocie produktów.

Nie zastrzeżemy więc symbolu gruszki jako oznaczenia służącego do oznaczenia sprzedaży gruszek, ale nie jest to wykluczone np. dla sprzętu elektronicznego (chociaż inną sprawą jest potencjalne podobieństwo do innego znanego owocu, a mianowicie jabłka Apple… na marginesie – w takiej sprawie wypowiedział  się Trybunał Sprawiedliwości UE: “Gruszka to nie jabłko”. Spółka z azjatyckiego Makau “ugryzła” Apple).

Nie zarejestrujemy też określeń, które:

– mają wyłącznie charakter podkreślający cechy, funkcje typu MEGA, PREMIUM, ECO itd.

– albo są jedynie prostymi oznaczeniami graficznymi, dekoracyjnymi: trademarks

– czy też zbyt mało wyróżniającymi się przedstawieniami przestrzennymi (trójwymiarowymi), jak na przykład kształt tabletek do zmywarek trademarks

Co ważne, również popularne końcówki domen internetowych pozbawione są dystynktywności. Dodanie więc takiej końcówki do innego oznaczenia (np. także niedystynktywnego albo opisowego) nie spowoduje nabycia zdolności odróżniającej znaku towarowego (temat domen poruszyłem już w poście znaktowarowy.com. Zastrzec domenę?)

Opisowe znaki towarowe

Zgodnie z art. 1291 pkt 2 ustawy PWP nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia ZTUE wskazuje, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.

W tym przypadku chodzi o sytuacje, w których znak towarowy w różny sposób opisuje produkty lub odnosi się bezpośrednio do cech towarów i usług. Oczywiście odnosi się do konkretnych, wyspecyfikowanych w zgłoszeniu znaku towarów i usług. Taka opisowość badana jest zawsze w określonym kontekście produktów, nie abstrakcyjnie.

Może być tak, że niektóre z elementów znaków mają charakter opisowy, niektóre nie. Wówczas, biorąc pod uwagę  całościową ocenę znaku towarowego nie jest wykluczone, że oznaczenie jako całość nie jest opisowe. Tu tytułem wzmianki – istnieje kategoria tzw. znaków aluzyjnych, sugerujących, a więc takich, które wywołują pewne skojarzenia, czy pośrednio odnoszą się do danych produktów (co wymaga dodatkowego nieoczywistego wnioskowania). Takie oznaczenia nie są wyłączone z rejestracji, oczywiście jednak granica między opisowością a aluzyjnością jest bardzo krucha…

Co istotne – jeżeli oznaczenie może mieć wiele znaczeń, wystarczy że tylko jedno jest opisowe aby stało się to przeszkoda rejestracyjną, nawet jeżeli „nie o to nam chodziło”…

Dla zobrazowania poniżej kilka przykładów oznaczeń opisowych:

  • European PrivateTrust BANK (dla usług finansowych),
  • HERBATNIKI TRADYCYJNE (dla wyrobów cukierniczych trwałych),
  • CERAMIC WHITE (dla smartfonów),
  • SPIRYTUS REKTYFIKOWANY (dla spirytusu),
  • ELECTRONICA (dla targów związanych z towarami elektronicznymi),
  • LODY PRAWDZIWIE DOMOWE (dla produktów mlecznych, jogurtów mrożonych, lodów spożywczych),
  • (dla akcesoriów dla zwierząt i karm dla psów),
  • THE SPIRIT OF CUBA (dla napojów alkoholowych),
  • CARBON GREEN (dla gumy pochodzącej z recyklingu).

***

Jeśli spotkamy się z definitywną odmową (taką decyzja odmowna jest oczywiście zaskarżalna) może to mieć daleko idące następstwa. Doprowadzi do znacznie utrudnionego lub uniemożliwi późniejsze egzekwowanie ochrony własnych praw do oznaczeń. Może też w konsekwencji ośmielić konkurentów do korzystania z takich samych oznaczeń, albo nawiązywania do nich.

Co więcej (ponieważ taka decyzja urzędu patentowego ma znaczenie w indywidualnej sprawie), umiejętnie przygotowując zgłoszenie, podmiot trzeci (a nawet konkurent) może spróbować uzyskać ochronę zbliżonego znaku towarowego, który wypełni ustawowe przesłanki rejestracji…

Pamiętajmy jednak, że przed wydaniem decyzji odmownej przez urząd patentowy, informuje on wcześniej zgłaszającego o zauważonych przeszkodach rejestracyjnych. Pozwoli to na ustosunkowanie się do powołanych przyczyn odmowy rejestracji. Dobrze przygotowana odpowiedź może doprowadzić do uzyskania rejestracji, a przynajmniej ograniczyć ryzyko odmowy w pełnym zakresie.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
LinkedIn